Por qué y cómo registrar lo más preciado de un emprendimiento: la marca

Montar un emprendimiento y nombrarlo son acciones que se ejecutan casi al mismo tiempo. En definitiva, siempre se destina tiempo y recursos a la invención de una marca que identifica el proyecto con el objetivo de que el mercado se apropie de ese término y lo elija al momento de tomar decisiones de consumo. Instalar una marca conlleva tanto esfuerzo que a menudo ese logro se convierte en el activo más preciado de un emprendimiento. Sin embargo, lo que tanto costó se puede perder de una manera muy tonta por no haber tomado la precaución de registrarlo, según tres especialistas locales consultados, Miguel Corbella, Manuel Durán y Salomón Yatzkaier. Por separado, cada uno de ellos ofrece conocimientos y consejos para blindar la marca y defenderla de quienes pretendan apoderarse de ella.

¿Cuál es la mejor manera de proteger una marca?

Corbella: -En primer lugar, debemos definir qué es una marca para poder comprender qué es lo que se está protegiendo. La marca es aquel signo que distingue un producto o un servicio de otro, lo que permite al consumidor comprar y obtener lo que este quiere, y no otra cosa: al hacerlo, está premiando la marca elegida y produciendo ganancias para su titular. Cuando el propietario invierte en una marca, esta comienza a generar su clientela y su posicionamiento en el mercado. Entonces, podemos decir que la marca tiene un papel preponderante y casi esencial en el proceso competitivo, y es por eso que protegerla resulta vital para aquellos que quieran posicionarse en el mercado y que su clientela crezca. La manera de hacerlo es registrándola, método atributivo que otorga la adquisición del derecho exclusivo según la Ley de Marcas 22.362, específicamente el artículo 4.

Durán: -Para que una denominación o signo distintivo goce de protección debe ser registrado. El artículo 4 de la Ley de Marcas establece que la propiedad y la exclusividad en el uso se obtienen con el registro de la denominación o signo con capacidad distintiva. Una vez que la marca haya sido registrada, debe realizarse un seguimiento para defender la denominación o signo de otros que puedan resultar parecidos y confundibles, e incluso de las imitaciones o falsificaciones. Antes del registro no podemos hablar propiamente de marca, sino de denominaciones o signos con función marcaria. Por eso, de manera previa a comenzar a usar una denominación o signo, si bien no es obligatorio, sí es conveniente realizar una búsqueda de antecedentes fonéticos y conceptuales para reducir así, en el expediente respectivo de la solicitud, los riesgos de oposiciones o vistas administrativas en virtud de otras marcas que puedan resultar confundibles a los que se pretende proteger.

También es importante tener presente que de la Presidencia del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial dependen, no sólo la Dirección de Marcas, sino también la de patentes, la de transferencia de tecnología, la de información tecnológica, y la de modelos y diseños industriales. Esta última dispone de un sistema de protección más ágil y rápido para aquella denominación o signo con contenido gráfico, que no ha recibido publicidad.

Yatzkaier:- Yo diría que no hay una única o una mejor manera de proteger una marca. Claramente, el camino a seguir es el registro. Pero registrar una marca implica proteger la empresa o el negocio que hay por detrás de ella. Creo que lo mejor que se puede hacer es buscar el asesoramiento previo porque muchas veces se intenta registrar marcas que ya están en funcionamiento o que ya están instaladas en el mercado, y eso no es posible dado que existen otras similares o impedimentos que no han sido tenidos en cuenta al momento de la creación. Es fundamental buscar el asesoramiento previo para, al momento de crear ese nombre y esa marca, se sepa que la marca es viable para su registro.

¿Qué precaución específica conviene tomar antes de adoptar una marca?

Corbella:- La marca es el activo más importante que puede tener un comerciante porque es lo que distingue sus productos o servicios de los de la competencia. Al revés de lo que sucede hoy en día en la práctica, quien decide emprender debe tomar todos los recados necesarios para que su marca no sea contraria la ley vigente; no se encuentre ya registrada al momento de usarla; no exista una marca similar que pueda sentirse vulnerada ni una marca idéntica en uso. Deben tomarse cuatro precauciones indispensables a la hora de adoptar una marca: 1) comprobar que el signo elegido no sea contrario a la Ley de Marcas; 2) realizar una búsqueda profunda de antecedentes para verificar que no existen marcas idénticas o similares a la pretendida; 3) determinar los alcances que se pretende dar a la marca para poder ubicarla dentro de las clases registrales y fortalecer su protección, y 4) realizar el registro ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Durán: -Existen varios tipos de marcas. Las tradicionales son tres: denominativas, figurativas y mixtas. Las denominativas son palabras; las figurativas, cualquier tipo de signo y las mixtas, una combinación de palabras con signos. Antes de empezar a utilizar una denominación para distinguirse de otros productos o servicios, conviene solicitar un informe de antecedentes fonéticos y conceptuales. De este modo se evitan las complicaciones derivadas de la existencia de denominaciones que puedan sonar parecidas, o que hagan alusión a la misma idea o concepto. Con la parte gráfica, es decir, los signos, conviene también investigar para no utilizar signos parecidos a otros dentro de una misma categoría o clasificación.

Yatzkaier:- Al momento de adoptar una marca, lo primero que se debe hacer es un análisis de factibilidad. ¿Qué implica esto? Hacer un rastreo de las marcas que ya están previamente registradas en el rubro y en las categorías en los que se pretende registrar la nueva marca para ver si es que existen marcas similares que sean potenciales oponentes. Yo creo que eso es lo fundamental. Por eso también es importante contar siempre con opciones de marcas y hacer el análisis de factibilidad respecto de cada opción posible.

¿Cuál es, en Tucumán, la situación conflictiva típica vinculada a una marca?

Corbella:-Las situaciones conflictivas más comunes surgen siempre cuando quien adopta una marca no toma en cuenta las precauciones y recomendaciones enumeradas en la respuesta anterior. Entonces, nos encontramos con personas que comienzan su emprendimiento sin siquiera haber realizado una búsqueda de antecedentes marcarios y, cuando su marca se encuentra ya posicionada en el mercado y pretenden registrarla, se dan cuenta de que no pueden realizarlo: su inversión se ve gravemente frustrada ya que esto significa tener que crear una nueva marca y volver a posicionarla. Otro caso común que encontramos es el de aquellas personas que poseen marcas de hecho -marcas no registradas-: el conflicto surge cuando un tercero, ya sea de buena o de mala fe, la registra a su nombre. Hay quienes registran marcas buscando un rédito económico con su venta o transferencia: se trata de un registro de marca especulativo prohibido por ley. En nuestro estudio tuvimos casos de los dos tipos y eso nos lleva a concluir siempre que si se toma el recaudo de hacer un registro temprano y oportuno, los conflictos que acarrean gastos, pesar e incertidumbre no habrían ocurrido.

Durán: -Lamentablemente son bastante comunes las consultas de empresarios y emprendedores tucumanos relativas a que se hallan utilizando hace tiempo denominaciones con función marcaria de hecho sin haberlas protegido. ¿Qué ocurre? Reciben comunicaciones por distintos medios, como cartas documento, mensajes de Instagram y de Facebook, de parte de titulares de derechos marcarios a menudo radicados en otras jurisdicciones. Las cuentas en redes sociales no valen para esgrimir derechos, sino las constancias del Registro Nacional de la Propiedad Industrial. Entonces, la búsqueda hay que hacerla ahí. A nosotros, los agentes de la propiedad industrial, nos interesa difundir este conocimiento, que es muy valioso.

Yatzkaier: -Diría que, en la consulta, hay dos situaciones conflictivas que son las más comunes. La primera es cuando el cliente quiere registrar una marca que ya tiene definida: muchas veces la tiene funcionando como empresa, como proyecto, con una imagen corporativa y demás, pero esa marca, si no está registrada como tal anteriormente, suele ser muy parecida o similar a otra que sí lo está. Esta circunstancia torna inviable el registro o, por lo menos, configura una situación litigiosa. El segundo conflicto más frecuente tiene que ver con el cliente que ya tiene su marca en el mercado y se entera de la existencia de otra similar, y quiere llevar adelante reclamos, pero, como no ha sido anteriormente registrada la marca, muchas veces la impugnación no puede prosperar. A veces, la otra marca sí ha sido inscripta. Por eso reitero que es fundamental el asesoramiento previo y hacer un buen análisis de factibilidad antes de intentar el registro de una marca.

¿Cuánto hay que invertir para proteger adecuadamente una marca en la Argentina?

Corbella:-Si bien una persona puede de manera particular registrar una marca, no siempre cuenta con todas las herramientas requeridas para realizar una búsqueda profunda de antecedentes marcarios como con el conocimiento para ubicar una marca en todas las clases correspondientes, que no son sólo aquellas en las que las marcas se desenvuelven, sino también en aquellas clases defensivas que cuales aumentan el mayor grado su protección. Esto puede traer aparejado como consecuencia un trámite registral frustrado o que el registro realizado resulte insuficiente para la correcta protección de la marca pretendida. El trámite registral hoy dura aproximadamente dos años, por lo tanto, hacerlo de manera incorrecta genera no sólo un gasto innecesario, sino, también, una pérdida de tiempo valioso. Por consiguiente, la inversión que realice una persona dependerá exclusivamente de si decide hacerlo por cuenta propia, con los riesgos que ello implica, o si decide hacerlo mediante un estudio especializado en la materia. Nosotros siempre recomendamos esta segunda opción porque es la que reduce los riesgos e incrementa las posibilidades de éxito.

Sin considerar los honorarios profesionales, el registro de una marca propiamente dicho implica el pago correspondiente de aranceles, que se abonan por cada clase solicitada. El registro tiene una vigencia de 10 años, que puede ser renovado indefinidamente por períodos similares y que conlleva el pago de otro arancel. A los cinco años, el titular debe presentar una declaración jurada también arancelada, que sirve para dar prueba de que la marca fue usada durante ese período. La interposición de una oposición para impedir el registro de una marca igual o parecida también es arancelada.

Durán: -Corresponde definir adecuadamente todos los productos y servicios que habrán de brindarse y los que se quieren específicamente diferenciar de otros con cierta denominación o signo distintivo. A partir de eso, deben clasificarse en una de las 45 clases del convenio originariamente firmado en Niza al cual la Argentina adhirió en su oportunidad. El paso siguiente es el análisis de los antecedentes de las marcas con solicitudes concedidas y en trámite para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Luego de realizar las solicitudes en cada una de esas clases (las primeras 34 son para productos y las restantes son para servicios), hay que conseguir efectivamente los títulos, que duran 10 años renovables de manera indefinida. Con esa herramienta, se puede evitar que se soliciten y registren otras marcas parecidas, y, eventualmente, llevar adelante acciones legales si se sufre alguna invasión o turbación. En definitiva, la inversión va a depender efectivamente de la cantidad de solicitudes que se efectúen; de la cantidad de denominaciones o signos que estén en juego, y de lo que luego vaya a pasar con esa marca registrada.

Yatzkaier: -La entidad de la inversión es relativa porque depende de cuál es la cobertura que cada marca requiere.Hay algunas marcas que van a requerir una cobertura básica, o sea, el registro de la marca para una sola clase o categoría, y hay otras marcas que, de acuerdo a su actividad comercial, van a requerir una cobertura más amplia. Por eso es importante hacer la consulta y presupuestar de acuerdo a las necesidades de la marca. Sí puedo decir que, en relación a la inversión que demanda cualquier proyecto o emprendimiento, es un gasto relativamente bajo: hoy por hoy se puede registrar una marca con logotipo y en una sola clase por alrededor de $ 50.000.

Bios

Corbella

Mi nombre es Miguel Ángel Corbella. Desde 2016 soy agente de la propiedad industrial matriculado y desde 2020, procurador. Me desempeño como jefe del departamento de la Propiedad Industrial del estudio jurídico Fernando Matías Colombres y Asociados, donde comencé a trabajar en 2013. El estudio desarrolla tareas con marcas, registros y patentes desde 2004. Es decir, tenemos casi 20 años de experiencia con este tema hasta el punto de que una parte del estudio está enfocada en el registro y la protección de las marcas.

Durán

Soy Manuel Durán. Tengo 34 años. Soy abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y agente de la propiedad industrial matriculado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El primer trabajo que hice, hace más de 10 años, cuando me recibí, fue solicitar el registro de una marca para una cerveza tucumana. Desde entonces me interesa el tema y lo trabajo: al día de hoy obtuve el registro de alrededor de 100 denominaciones marcarias locales.

Yatzkaier

Mi nombre es Salomón Yatzkaier. Soy abogado egresado de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Tengo 43 años y desde que me recibí me dedico a aspectos diversos del derecho relacionados con las empresas, como lo tributario y las distintas aristas de la propiedad. Particularmente, desde hace alrededor de 10 años, trabajo con temas referidos a la protección y defensa de la propiedad intelectual, y al registro de marcas acá en la provincia de Tucumán.